新創公司必須懂!產品專利佈局的5個步驟

為何我們推薦本文:
本篇文用淺顯易懂的舉例,介紹產品專利的佈局方式,適合新創公司參考。

文/吳憂 智權管理顧問有限公司 智權管理師

「假設」這個世界「沒有」車子,而你發明了世界第一台蝙蝠車,這台車有很帥的車殼、強而有力的引擎、多功能方向盤和輪胎。身為發明者、同時又是創業者的你,要怎麼做,才能保護自家產品呢?如何為產品申請專利是許多新創公司最常遇到的課題之一,專利申請有許多眉角,方向對了,除了能夠有效保護公司的權益,還能透過交互授權,讓專利發揮更大的效用呢!

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Step.1:檢索

身為創業者的你,在把錢投下去前,一定會做市場評估,而專利申請也是評估的一環。在不知道這世界上有沒有人跟你一樣聰明,想出人類可以用帥氣的蝙蝠車來代步前,先別輕舉妄動,先了解專利申請最重要的三要件,才能更了解後面我們要講的事。

專利三要件:

  1. 產業利用性:符合自然法則下,相同行業具有相同知識者參照說明書可以具體實施。
  2. 新穎性:提出申請前,沒有被公開在刊物上,或是有相同類似近似的專利申請在先。
  3. 進步性:一定會讓跟你同行業別具有相同知識背景的人瞠目結舌的發明,簡單來說,就是這個專利若是使用現有技術下可以製作的產品,就不符合進步性。

檢索可以幫你提前釐清:

  1. 知道蝙蝠車是不是已經有前案在先,如果有,可能造成新穎性的不足而不通過。
  2. 檢索出有車子申請在先但是並非為你所設計的蝙蝠車,就需要判斷是否較前案具有進步性
  3. 了解如果有前案要如何迴避,以免上市後侵犯他人權利。

※溫馨提醒:除非一開始就認定要申請整台車,不然所有你預計要申請的請「分開」檢索,不要以為檢索出來沒有整台車,就表示沒有人申請過引擎、車殼、方向盤、輪胎。

Step.2:決定申請項目

在前一段有提到,除非一開始就認定要申請整台車,不然一定要分開檢索,這也是最為保險的方式。在檢索後,我們舉出幾個可能的專利申請項目:

  1. 很帥的車殼→設計專利
  2. 強而有力的引擎→發明專利
  3. 多功能方向盤→發明專利、新型專利或設計專利
  4. 輪胎→設計或發明專利
  5. 整台車→發明專利、新型專利、設計專利

好,列出可以申請的幾個項目後,來看看各自有什麼考量的地方。

  1. 選車殼:因為獨一無二,所以可以知道那是我的。但是有人把蝙蝠車設計成小MARCH,就能迴避。
  2. 選引擎:因為引擎是車子的心臟,得到心臟的專利,那其他車子就不能用引擎了。但是一但被改良出來你的市場瞬間就被削弱了。或是可能會有一台車不用引擎,譬如用腳踩,人工發動等其他發電方式就可以避開了。
  3. 選多功能方向盤:因為功能可以操控整台車,所以很厲害,我把所有功能都移走,只留一個單純的方向盤呢?
  4. 選一整台車:因為車子包含了引擎、車殼、輪胎、方向盤。但是侵權的基本要求是全要件,必須做出完全一模一樣的車才能構成侵權。

是我,我會選「輪胎」,一台車無論性能再強沒有圓的輪胎就跑不了,這樣未來有人侵權的機會就非常大,因為那是一個「不可被替代的」構件。

Step.3:選擇申請國家

如果要申請專利,建議除了台灣外,可根據公司的市場需求以及資金多寡,選擇在其他國家申請專利。提到國際的專利申請,你一定得知道什麼是國際專利申請制度—PCT(註1)。PCT(Patent Cooperation Treaty)是一個國際專利合作條約,是專利領域進行國際合作最有意義的指標。由於台灣不在簽署的會員國內,所以在這建議發明人若要藉由 PCT 取得多國的國外專利保護時,建議可選擇先行送件到中國申請專利,再以中國的專利申請日作為 PCT 授權日。

建議同時提出台灣或中國專利申請:

台灣:如果你的市場已經確定,且知道未來一年訂單會從哪裡來,那麼建議你直接向經濟部智慧財產局申請專利。

申請台灣取得母案申請日,開始啟動 12 個月或 6 個月國內優先權→跑市場→單一國家有興趣→逐一申請(請在 12 個月內完成)。

中國:如果你的市場尚未明確,PCT是一個很好的選擇。

申請中國取得母案申請日→在 12 個月內向 PCT 受理局主張中國母案優先權→你有 18 個月可以思考指定國家。

你可能會有以下的疑惑:

  • 難道台灣不能提出PCT申請嗎?
    不行,因為我們不是會員國。
  • 難道我不能主張台灣優先權12月→再申請中國→由中國母案提出PCT→優先權30個月一共42個月?
    當然不行。有這麼好的事,好處都讓你佔盡了時間都讓你慢慢思考好了啦!
  • 如果台灣先申請之後再申請中國呢?
    因為台灣申請在先,中國申請日在後,所以可能狀況會是有一天競爭對手或是PCT審查委員在審查PCT案件時,會提出你自己的台灣案件來駁回你的其他國家案件,台灣案件造成所有申請案都不具備新穎性了。再加上屬地主義(想在該國家享有保護就必須在該國提出申請),你送到各國的案件都會被公開但是無法核准而變成公共財。那麼,你就創造了全人類有輪胎的時代,除了台灣,大家都可以做,一切就開始發展起來了。然後你就只能說嘴說當初輪胎是我發明的,就沒然後了。

Step.4:改良、推出新的款式

觀察市場,在輪胎已經讓你賺進資金時,就開始改良其他部分吧!這時候你需要幫產品抓出新的連結點。一個輪胎可以產生甚麼連結點?抓地力、磨損、紋路等,這些都是等產品開始上市後,從客戶反饋才會知道的狀況。在這階段,你有可能發現原始母案的缺點,然後你就會再研發,設計出更新的產品。

也許有些國家根本不需要這麼帥的蝙蝠車,一台小MARCH 可能就能滿足他們的需求了。這時候你可以根據不同的市場,來研發不同的產品,趕羊趕牛,不是只有馬可以,吉普車也是需要輪胎的。

然後回到STEP1,流程不斷反覆,你的佈局就會慢慢完整了。

Step.5:授權

這樣無限的循環下去,當然會有同行這樣跟你競爭,但是因為你掌握了「第一個」關鍵專利,所以只要有新車要研發,都需要透過你第一個專利的授權,這時候就可能會出現交互授權。

什麼是交互授權?簡單說就是你的專利是輪胎,別人的專利是輪胎鋼圈,這鋼圈比你的更進步、也可能更有市場性,他要生產出具有鋼圈的輪胎時產品時,就必須要你的輪胎專利授權,那他也可以將鋼圈授權給你,讓你們兩個都可以生產出具有鋼圈的輪胎這樣具有競爭力的產品。

最後,請記住一件事,專利無法讓你賺到第一桶金,它只是一個輔助,一個攻擊防禦的手段,一個不讓你落地行銷時反客為主變成侵權品的關鍵。如果不做功課了解市場,盲目地認為專利就可以讓你所向披靡,任意決定申請的國家,是不會對事業有任何幫助的。佈局不是一蹴可及的,因為你不是鴻海或是蘋果,你的預算有限。

 

對於專利還有什麼疑問?讓作者吳憂回答你!

 

註1:申請人在任何國家提出申請都具有優先權,而優先權在發明與新型專利是 12 個月,設計是 6 個月。在取得第一案的申請日就開始啟動計算優先權日,辦理各國專利申請。而 PCT 目前最便利的就是以中國提出申請,在取得中國申請日開始後,你有 12 個月思考是否要提出PCT的申請,然後 18 個月來思考指定國家。但是還是要在 12 個月內以優先權申請 PCT 喔!

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